3 août 2023
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« Déposer sa marque, c’est facile, je n’ai pas besoin d’un avocat pour ça »
C’est une phrase que l’on entend souvent, et pourtant, c’est une croyance que l’on combat au quotidien.
Pourquoi ce n’est pas si simple de déposer une marque ? Quelles sont les erreurs que l’on rencontre sans cesse ? Pourquoi confier cette mission à un professionnel ?
La première étape quand on veut lancer son activité, c’est de trouver un nom.
La plus grande erreur que l’on rencontre en matière de marque, ce sont les clients qui veulent protéger un nom descriptif de leur activité.
Pour être plus clair, voici un exemple :
J’ai pour projet de lancer mon magasin de vélo et je souhaite l’appeler « Vélo Aix » parce que je vends des vélos et que je me situe à Aix les Bains.
Si je ne fais pas appel à un conseil, je vais ouvrir mon enseigne, exploiter sous ce nom, me faire connaître, je pourrais même déposer ma marque auprès de l’INPI si j’y appose un logo, celle-ci sera alors enregistrée.
Alors que je ne serais absolument pas protégé !
En effet, la marque pour être protégée doit remplir un critère de distinctivité, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas décrire l’activité exercée.
L’objectif est simple, les termes nécessaires à l’exercice d’une profession doivent rester libres d’usage pour les concurrents.
Aussi, ce qui est moins connu des clients en général, c’est qu’une marque enregistrée auprès de l’INPI ne veut pas dire que celle-ci est nécessairement valable.
Ainsi, en cas de litige je serais persuadée de détenir une marque enregistrée alors qu’en réalité, je ne pourrais pas empêcher un concurrent d’utiliser les termes AIX et VELO (à la condition évidemment qu’il n’entretienne pas une confusion dans l’esprit du public avec ma propre boutique).
Après des années d’exploitation et d’efforts pour faire croître la réputation de sa boutique, il apparaît alors souvent frustrant de réaliser que le choix initial aurait dû être modifié.
En conclusion, lorsque l’on débute une activité, on souhaite toujours faire figurer des mots clefs au sein de sa marque. Il faut toujours préférer utiliser des termes descriptifs en tant que slogan ou baseline plutôt qu’au sein de sa marque.
Nous recommandons toujours de trouver un terme inventé ou un terme existant, mais dans un domaine d’activité très éloigné.
Par exemple : la marque DIESEL pour désigner des vêtements ou du parfum ne pose aucune difficulté, elle ne pourrait pas en revanche désigner des services en lien avec les carburants.
On nous demande souvent, « mais, si je rajoute un S ? ». La réponse est définitivement NON.
Je ne peux pas déposer une marque proche sur un plan phonétique, sémantique et/ou visuel à une marque existante dans le même domaine d’activité que le mien.
À l’inverse, lorsque je dépose une marque, je n’ai pas besoin de déposer ses déclinaisons pour la protéger efficacement. Celle-ci est protégée par nature contre toute ressemblance.
Sur le papier, la marque de l’Union européenne est indéniablement très tentante. Pour un prix plutôt abordable, on peut disposer d’une protection dans 26 pays à la fois.
Pourquoi se priver ?
Tout simplement parce que la marque de l’Union européenne est un titre dit « unitaire » c’est-à-dire qu’il forme une seule entité. Ainsi, si une marque antérieure existe dans l’un des 26 pays, l’intégralité du titre sera déchu.
Les recherches d’antériorités sont particulièrement difficiles et coûteuses à réaliser pour 26 pays, dès lors, le risque est particulièrement élevé.
C’est pourquoi nous recommandons systématiquement de débuter avec un dépôt de marque française et d’envisager par la suite d’éventuelles extensions.
Là encore, c’est une fausse bonne idée !
En effet, plus je choisis de viser des produits et services, plus je prends le risque qu’une marque antérieure exerce dans ce domaine. J’augmente donc considérablement mon risque de litige.
Plus encore, en matière de professionnalisme, viser l’intégralité d’une classe n’est pas pertinent lorsqu’elle vise par exemple des produits très éloignés de ceux exploités.
En tout état de cause, au-delà de cinq années sans exploitation effective, le titulaire encourt la déchéance de ses droits pour cette partie.
Ainsi, c’est non seulement inutile, mais parfois coûteux de viser trop de classes.
Nous recommandons toujours à nos clients de se projeter à cinq années environ et de nous décrire les activités qu’ils entendent réaliser sous le nom.
Évidement, on est toujours très fier de son logo. On voudrait le mettre partout et tout protéger. Pourtant, nous conseillons toujours à nos clients de déposer leur marque sans déposer le logo.
Pourquoi ?
Parce que le logo sera nécessairement amené à évoluer avec le temps et l’exploitation du nom. Or, un dépôt de marque auprès de l’INPI est figé, il est impossible de le mettre à jour au fur et à mesure de la vie de l’entreprise.
Ainsi, le dépôt de marque verbal est souvent le plus pertinent pour un début.
Le dépôt du logo pourra intervenir plus tard à l’occasion d’une véritable stratégie « marque » au sein de l’entreprise.
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